INPI deve anular registro de marca com imitação ideológica, mesmo sendo evocativa
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabeleceu sentença de primeiro grau e confirmou que o ato administrativo que concedeu o registro da marca Megafral deve ser anulado. Apesar de considerar Megafral uma marca evocativa, o colegiado decidiu que a empresa responsável deve ser proibida de utilizá-la, por se tratar de imitação ideológica.
As marcas Megafral e Bigfral estavam sendo utilizadas para a comercialização de fraldas descartáveis. De acordo com os autos, a empresa responsável pela Bigfral alegou que a substituição do prefixo “Big” por “Mega” não seria suficiente para afastar a ilicitude do registro da concorrente.
Ademais, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) estabeleceu que fica impedido o registro da marca quando ocorre a “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.
Além de reproduzir a mesma ideia transmitida por outra marca anteriormente registrada, a imitação ideológica caracteriza-se pela atuação das empresas no mesmo segmento mercadológico, o que pode levar o consumidor à confusão ou à associação indevida, conforme prevê o artigo 124, XIX, da LPI.
Pedido de nulidade
A sentença acolheu o pedido de nulidade do ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que concedeu o registro à marca Megafral e condenou sua proprietária a se abster de usá-la, sob pena de multa de RS 10 mil por dia.
No entanto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de nulidade, por considerar que a marca Megafral é composta por termos de uso comum e evocativos.
Em recurso especial, a dona da Bigfral alegou violação dos artigos 124, VI e XIX, e 129 da LPI.
Tutela das marcas
A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, “contrapondo-se as marcas em questão, a conclusão inafastável é no sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de fralda grande), o que pode implicar associação indevida por parte do público consumidor, de modo que o registro concedido ao recorrido deve ser invalidado, por malferimento ao artigo 124, XIX, da LPI”.
Segundo a ministra, a proteção marcária busca distinguir um determinado produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa. Nancy Andrighi esclareceu que não é preciso haver efetivo engano dos consumidores para ocorrer a tutela da marca.
Ao dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau e determinar a incidência da multa, a relatora ressaltou que o caso em análise se diferencia de outros precedentes do STJ referentes às marcas evocativas.
“Ainda que a marca Bigfral possa ser considerada evocativa, tal fato não retira (ao contrário do que entendeu o tribunal de origem) o direito de seu titular, detentor de registro anterior, de se opor ao uso não autorizado de marca que transmita ao consumidor a mesma ideia acerca do produto que designa”, concluiu.
Comentários:As marcas fracas ou evocativas são aquelas que “constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé”[1]. Assim, tais figuras possuem uma capacidade distintiva, mas não tão forte com as demais marcas. Em razão dessa pouca capacidade distintiva, não há exclusividade no uso da expressão, de modo que são permitidos usos da expressão registrada como marca, desde que com acréscimos ou fatores suficientemente distintivos.
O STJ afirmo que “Não se pode confundir a possibilidade de uso, em separado, de algum dos elementos nominativos que integram o conjunto marcário, quando sobre eles não houver direito de exclusividade, com a possibilidade de utilização do próprio conjunto tal como registrado anteriormente, na medida em que se trata de situações diversas”[2].
O caráter evocativo gera a mitigação da exclusividade da expressão, mas não a permissão da mera reprodução, ainda que meramente ideológica da marca registrada, que não é tolerada pela legislação brasileira. Assim, o STJ impediu o registro da marca “MEGAFRAL” em razão do registro anterior da marca “BIGFRAL”, mesmo que esta possa ser considerada evocativa. A troca da expressão BIG por MEGA foi considerada uma reprodução ideológica, vedada pelo ordenamento jurídica, mesmo que a marca seja evocativa.
[1] STJ – REsp 1639961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018
[2] STJ – REsp 1639961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018